Дела интеллектуальные

Наталия ЕВДОЧЕНКО,
адвокат, г. Киев

ЗАЩИТА ПРАВ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ОТ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЛИЦ, ПОЛУЧИВШИХ ПРАВА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕДОБРОСОВЕСТНОГО ПАТЕНТОВАНИЯ

В данной статье мне бы хотелось затронуть вопросы недобросовестного патентования и ис­пользования патентовладельцами прав на объекты интеллектуальной собственности, защиты прав субъектов хозяйственной деятельности от такого недобросовестного использования.

Я бы хотела проиллюстрировать указанные вопросы примерами конкретной ситуации, кото­рая была в моей практике, включая предложенные нами меры по защите прав субъекта хозяйство­вания от недобросовестного патентовладельца и процессуальные документы, поданные сторонами и вынесенные судом при рассмотрении споров.

В 1998 году была учреждена компания ООО «С», субъект малого предпринимательства, ос­новные виды ее деятельности - оптовая тор­говля, санитарно-технические работы. Однако благодаря энтузиазму одного из ее учредителей Т. (одновременно и лица, занимающего руково­дящую должность в компании, и в связи с этим исполняющего соответствующие трудовые обя­занности) и его партнера, «С» начала заниматься кроме указанных выше видов деятельности про­изводством и сбытом рекламных демонстраци­онных конструкций. В период май-декабрь 2000 года ими было произведено и/либо продано заказ­чикам 15 таких конструкций.

Поскольку изготовление и продажа конструк­ций осуществлялись не в связи с исполнением Т. служебных обязанностей и не по поручению работодателя, «С» не имело опыта и производс­твенных знаний, секретов производства, а обору­дование принадлежало лично Т. и его партнеру, то речь не могла идти о служебном изобретении, со­ответственно «С» не имело имущественных прав на техническое решение.

В ноябре 2000 года Т. была учреждена дру­гая компания, ООО «Е», исключительным видом деятельности которой было производство и сбыт рекламных демонстрационных конструкций. «Е» удачно вело бизнес, имело достаточно много клиентов.

С уходом Т. из ООО «С», последняя боль­ше ни производством, ни сбытом рекламных де­монстрационных конструкций не занималась. Но в апреле 2002 года ею была подана заявка в государственный департамент интеллектуальной собственности MHO Украины на получение де­кларационного патента на «Демонстрационное устройство». Изобретателями были указаны тре­тьи лица, которые на момент разработки техни­ческого решения не были в трудовых отношениях с «С», а не Т. и его партнер. А в августе 2002 года ООО «С» был получен декларационный патент на изобретение «Демонстрационное устройство». В пакете документов на выдачу патента был исполь­зован чертеж, сделанный в результате анализа од­ной из изготовленных с участием Т. и его партнера конструкций.

В результате этого физические лица, твор­ческим трудом которых было создано техничес­кое решение, позднее защищенное патентом, не получили даже подтверждения своих неимущес­твенных прав на него. Хотя в соответствии с дейс­твовавшим на тот момент законодательством пре­дусматривалось, что изобретателю принадлежит право авторства, являющегося его неотъемлемым личным правом.

Патентование было произведено с нарушени­ем прав изобретателей, поскольку именно им при­надлежало право на получение патента, особенно учитывая то, что, как я уже отмечала выше, создан­ное техническое решение не было служебным.

Однако, поскольку техническое решение, воплощенное в одной из конструкций, было несо­вершенно, то изобретатели занимались его изме­нением и усовершенствованием. И уже к моменту начала выпуска «Е» конструкций, последние изготавливались без использования всех признаков, позднее включенных в независимый пункт фор­мулы изобретения, либо признаков, эквивалент­ных ему.

Получив декларационный патент, «С» стал преследовать «Е» как нарушителя его прав.

В октябре 2002 года «С» направил «Е» претен­зию с требованием прекратить использование тех­нического решения, защищенного его патентом.

«С», исходя из содержания нормы ст. 34 За­кона Украины «О защите прав на изобретения и полезные модели», считал, что «Е» посягает на права собственника патента, предусмотренные статьей 28 Закона, поскольку изготавливает про­дукт с применением запатентованного изобрете­ния, предлагает такой продукт к продаже, в том числе через Интернет, осуществляет продажи.

Ссылаясь на норму ст. 28 Закона Украины «О защите прав на изобретения и полезные модели» о том, что «продукт признается изготовленным с применением запатентованного изобретения, если при этом использован каждый из призна­ков, включенных в независимый пункт формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему», «С» утверждал, что установил вышеуказанное использование. Для этого он провел сравнение демонстрационных конструкций, которые, по его мнению, были изготовлены и реализованы «Е», на местах установки конструкций с признаками, указанными в независимом пункте формулы де­кларационного патента. Однако результаты такого исследования не предоставлялись.

Это было своего рода «психологической ата­кой» с целью получения доказательств использо­вания изобретения, защищенного патентом «С».

«Е» обратился в нашу компанию за подготов­кой отзыва на претензию.

Поскольку Клиент не сообщил нам всех дан­ных, которые имели существенное значение для подготовки отзыва, в частности то, что он никог­да не использовал технического решения «С», что Т. был учредителем и директором «С». От срав­нительного исследования своего технического решения с техническим решением, защищенным декларационным патентом, «Е» отказался.

Мы, сравнив даты приоритета, получения де­кларационного патента, указанные в претензии, с датами регистрации и начала изготовления конс­трукций «Е», пришли к выводу о том, что в дан­ном случае имеются обстоятельства, предусмот­ренные ст. 31 Закона Украины «О защите прав на изобретения и полезные модели», которые исклю­чают нарушение.

Так ч. 1 указанной статьи установлено, что «любое лицо, которое до даты подачи в Учрежде­ние заявки либо, если заявлен приоритет, до даты ее прирритета в интересах своей деятельности с коммерческой целью добросовестно использова­ло в Украине техническое решение, тождествен­ное заявленному изобретению, или осуществило значительную и серьезную подготовку для тако­го использования, сохраняет право на бесплат­ное продолжение этого использования либо на использование изобретения, как это предусмат­ривалось указанной подготовкой (право прежде­пользования)».

Мы сообщили «Е» о нашем выводе и о тех возможных ограничениях, которые могут быть ус­тановлены решением суда (ограничение объемов изготовления и продаж) и именно он лег в основу отзыва на претензию.

Кроме этого вывода, одновременно с напи­санием отзыва, мы предложили «Е» следующие меры по защите его прав:

1.Обращение в суд с целью оспаривания прав на патент, т. к. патентование было произведено с нарушением прав Т. и его партнера (к сожалению, у «Е» отсутствовали чертежи и прочие документы, которые могли бы подтвердить то, что техническое решение создано Т. и его партнером).

2.Обращение в госдепартамент интеллектуальной собственности с ходатайством о проведении квалификационной экспертизы заявки на выдачу патента на изобретение (возможность, предусмотренная ст. 16 Закона Украины «О защите прав на изобретения и полезные модели»).

Поскольку «Е» получил копию декларационно го патента от его собственника, то, несмотря на нормы ст. 16 Закона (сведения о заявке на выдачу декларационного патента на изобретение не публикуются), он мог использовать возможность проведения квалификационной экспертизы и таким образом предотвратить возможность получения «С» патента на изобретение и избежать в будущем претензий со стороны «С».

3. Урегулирование передачи ноу-хау и/или прав на использование патентов. Поскольку, как мы считали, техническое решение было создано независимо от изобретателей, то было необходимо получить доказательства этого. Такими доказательствами могли явиться договора на передачу ноу-хау либо технических решений, защищенных патентами. Нами были разработаны проекты договоров на такую передачу и рекомендованы «Е» к подписанию. Кроме того, мы рекомендовали «Е» заключить договоры с лицами, которые более чем за 12 месяцев до даты приоритета использовали сходное (не тождественное) техническое решение более чем за 12 месяцев до даты приоритета.

4. Проведение сравнительного анализа тех­нического решения, защищенного патентом, и технического решения, используемого «Е». Одна­ко, поскольку проведение специального исследо­вания в экспертном учреждении было затратным, то «Е» не воспользовался этой возможностью, ре­шив отложить решение этого вопроса до того вре­мени, когда возникнет необходимость проведения судебной экспертизы.

Из предложенных нами мер клиент только подписал договоры с собственником ноу-хау, а в последствие, после того как ноу-хау было защи­щено патентами, то с собственником патентов.

В марте 2003 года «С» подал иск к «Е» с тре­бованием признать использование демонстраци­онного рекламного устройства недобросовестным в понимании ст. 31 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели», устано­вить, что действия «Е» являются недобросовест­ной конкуренцией, и прекратить действия, являю­щихся недобросовестной конкуренцией (Дело 1).

Истец ссылался та то, что он с 2000 года осу­ществляется изготовление и распространение демонстрационного рекламного устройства, что подтверждается копиями договоров с потребите­лями таких устройств. Перед началом работы Ис­тец осуществил значительную и серьезную под­готовку к использованию в Украине технического решения, которое было им же запатентовано, со­ответственно, он имеет приоритет на его исполь­зование и право преждепользования.

Истец узнал о том, что различными компания­ми размещено на территории Киева несколько де­сятков устройств, которые изготовлены с исполь­зованием технического решения, защищенного декларационным патентом. Истец считает произ­водителем таких изделий Ответчика, поэтому и направил ему претензию.

Истец ссылался на то, что Ответчик считает, что имеет право преждепользования. А поскольку преждепользование согласно ст. 31 Закона имеет лицо, которое до даты подачи в Учреждение заяв­ки либо, если заявлен приоритет, до даты ее при­оритета в интересах своей деятельности с ком­мерческой целью добросовестно использовало в Украине техническое решение, тождественное заявленному изобретению, либо осуществило зна­чительную и серьезную подготовку для такого использования», то использование Ответчиком тех­нического решения является недобросовестным, т. к. директор Ответчика был директором Истца и имел доступ ко всей документации Истца. А пра­во преждепользования не передается вместе физи­ческим лицом, которое имело доступ к информа­ции об изобретении.

Такие действия Ответчика Истец считает не­добросовестной конкуренцией, поскольку демонс­трационные устройства являются рекламными материалами и их использование двумя хозяйс­твующими субъектами может привести к смеше­нию деятельности.

Представляя интересы Ответчика, мы счита­ли преждевременным подачу отзыва на основании имеющихся в материалах дела документах, т. к. считали их недостаточными для оценки обосно­ванности исковых требований.В судебном поряд­ке мы просили истребовать материалы, подтверж­дающие:

серьезную и значительную подготовку к использованию технического решения «С», включая техническую документацию, которая свидетельствовала бы об изготовлении изделия Истцом до даты приоритета;

схожесть видов хозяйственной деятельности «С» и «Е»;

нахождения сторон спора в состоянииконкуренции;

использование Ответчиком технического решения, защищенного декларационным патентом;

дату предоставления разрешения (с первого, заканчивая разрешением на текущий год) на установку изделия по определенным адресам с целью подтверждения даты установки схожих изделий в г. Киеве.

Однако решение по данному спору было вы­несено судом в отсутствие Ответчика на основа­нии материалов, имеющихся в деле, т. е. без полу­чения истребуемой дополнительной информации.

Суд, не дав оценку исковым требованиям с точки зрения их соответствия требованиям ХПК Украины о подведомственности, удовлетворил иск частично. Признал использование демонстраци­онного рекламного устройства недобросовестным в понимании ст. 31 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели», в части признания действий Ответчика недобросовестной конкуренцией и прекращения действий, являю­щихся недобросовестной конкуренцией, отказал в связи с недоказанностью.

При вынесении решения суд исходил из пре­зумпции существования нарушения, установлен­ной нормами ч. 2 ст. 28 Закона Украины «О защите прав на изобретения и полезные модели». «Какой-либо продукт, процесс изготовления которого ох­раняется патентом, при отсутствии доказательств обратного считается изготовленным с примене­нием этого процесса при условии соблюдения, по крайней мере, одного из двух требований:

продукт, изготовленный с применением процесса, охраняемого патентом, является новым;

существуют основания считать, что указанный продукт изготовлен с применением данного процесса и собственник патента не может путем применения усилий определить процесс, который применялся при изготовлении этого продукта.

В этом случае обязанность доказывания того, что процесс изготовления продукта, идентичного изготовляемому с применением процесса, кото­рый охраняется патентом, отличается от послед­него, возлагается на лицо, в отношении которого имеются достаточные основания считать, что оно нарушает права собственника патента».

Поскольку Ответчиком не было предостав­лено доказательств отсутствия использования, а факт использования якобы не отрицался Ответчи­ком в ответе на претензию, то использование тех­нического решения «Е» было признано неправо­мерным (без исследования технических решений с помощью специальных знаний).

Однако судом была применена норма, которая не подлежала применению, поскольку патентом охранялся не процесс, а продукт - демонстраци­онная установка. Суд безосновательно переложил обязанность доказывания на Ответчика, тогда как в силу нормы ст. 33 ХПК Украины «каждая сторо­на должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований либо возражений». По мнению суда, непредостав­ление Ответчиком доказательств того, что им не используется техническое решение, подтверждает его недобросовестность.

По делу была подана апелляционная жалоба.

Одновременно с подачей апелляционной жа­лобы, учитывая суть решения суда первой инстан­ции, мы считали необходимым проведение незави­симого экспертного исследования, чтобы уяснить, имеет ли место использование и соответствует ли техническое решение «С» условиям предоставле­ния правовой защиты, поскольку только подача иска о признании декларационного патента «С» недействительным, могла бы приостановить про­изводство по Делу 1.

«Е» подал заявление в экспертное учреждение о проведении специального экспертного исследо­вания о соответствии технического решения, защи­щенного патентом «С», условиям предоставления правовой защиты. Заключение носило категори­ческий характер о том, что техническое решение, защищенное декларационным патентом Украины, выданном «С», не соответствует критерию право­вой защиты «изобретательский уровень».

Апелляционный суд, рассмотрев исковые требования Истца, установил, что данный спор не подведомствен хозяйственным судам, поскольку вопросы недобросовестной конкуренции отно­сятся к компетенции Антимонопольного коми­тета Украины, а установления факта, имеющего юридическое значение (признание использования недобросовестным)- компетенции судов общей юрисдикции. На этом основании апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и прекратил производство по делу.

Ошибки при подготовке иска в части формули­рования исковых требований и обоснования иско­вых требований, которые остались незамеченными судом первой инстанции, получили надлежащую оценку в постановлении апелляционного суда. Эти выводы апелляционного суда о нарушении правил подведомственности спора были подтверждены и судом кассационной инстанции. В свою очередь суд кассационной инстанции отметил, что, ссы­лаясь на недобросовестность использования От­ветчиком демонстрационного устройства, Истец, по сути, указывает на недобросовестные действия Т., бывшего директора «С» и в настоящий момент директора «Е», который имел доступ ко всей тех­нической документации. Эти факты также не мо­гут быть предметом рассмотрения в хозяйствен­ном суде, т. к. предусматривают оценку действий физического лица, которое не может быть участ­ником хозяйственного процесса.

Поскольку Дело 1 было прекращено на выше­указанном основании, повторное обращение «С» в суд с иском к «Е» было очевидным. Поэтому «Е» с целью защиты своего права на ведение бизнеса подал иск к «С» и Государственному департаменту интеллектуальной собственности Министерства и образования Украины о признании декларацион­ного патента «С» недействительным (Дело 2).

«Е» считал, что техническое решение, защи­щенное патентом, являлось частью уровня тех­ники, т. к. используется в мире с середины 70-х годов, а в Украине - с 1999 года, именно в этом году была установлена в г. Киеве первая реклам­ная установка, в которой использованы все при­знаки, указанные в независимом пункте формулы оспариваемого патента. В связи с этим «Е» считал необходимым провести анализ вышеуказанных технических решений и технического решения, защищенного патентом «С», и ходатайствовал о проведении по делу судебной экспертизы.

По делу было проведено 2 экспертизы, кото­рые при отсутствии технической документации 1999 и 2000 годов (дата разглашения информации «изобретателями») пришли к выводу о соответс­твии технического решения критериям «новизна» и «изобретательский уровень».

«Е» в иске было отказано полностью. Одна­ко это позволило «Е» в течение 2,5 лет спокойно работать.

По истечении 3-х месяцев от даты вынесения решения судом по Делу 2 «С», исправив ошибки в формулировке исковых требований, подал иск к «Е» о защите нарушенных прав собственника па­тента (Дело 3).

Истец ссылался на наличие у него патента на техническое решение и то, что «Е» системати­чески нарушает его права на это решение, недоб­росовестно используя его в своей хозяйственной деятельности, т. к.

1.«Е» оспаривал действительность патента «С»;

2. Т., директор «Е», был директором «С» и исходя из собственных корыстных целей сознательно и тайно копировал техническую документацию по изобретению для использования вбудущем в работе «Е» (подтверждается копиями протоколов собраний участников «С» о создании «С» и выходе из состава участников Т. , копией трудовой книжки Т. ).

В связи с вышеизложенным, «С» перечислив меры, которые, исходя из норм законодательства, может применить собственник патента к наруши­телю, требовал возмещения убытков за период с августа 2002 года (дата получения им патента) до конца 2002 года и морального ущерба. Ответчик иск не признал потому что: 1. Истцом не доказано и базируется на пред­положениях использование им технического реше­ния, защищенного патентом. Ответчик возражает против такого использования, в подтверждение чего предоставляет чертежи и договоры на ис­пользование ноу-хау и патентов третьих лиц, чертежи конструкций, которые производятся им. Ис­следование этих документов должно проводиться судебным экспертом.

2.Оспаривание соответствия технического решения, защищенного патентом, условиям предоставления правовой защиты не может быть подтверждением использования, а является правом,

установленным ст. 33 Закона Украины «О защите прав на изобретения и полезные модели» и ст. 469

ГК Украины.

3.Факт того, что физическое лицо, в настоящее время директор «Е», узнало о сути технического решения ранее чем за 12 месяцев до даты приоритета, говорит о правомерности его действий, хотя, как указывал суд при рассмотрении Дела 1, его действия не могут быть оценены хозяйственным судом, т. к. физическое лицо не является участником хозяйственного процесса.

По делу назначена судебная экспертиза, пред­метом которой стало исследование, действитель­но ли «Е» использует каждый признак, указанный в независимом пункте формулы патента, принадле­жащего «С», либо признак, эквивалентный ему.

В результате проведения экспертизы было установлено, что «Е» не используется каждый признак, указанный в независимом пункте формулы патента, кроме того, технические решения в конструкциях «Е» существенно отличаются как от технического решения, защищенного патентом так и друг от друга.

Это стало основанием для отказа «С» в иске.

Описанный мною пример недобросовестно­го патентования и недобросовестного использо­вания собственником патента его прав привел к многолетнему спору. Действующая презумпция правомерности действий лица, обратившегося за получением патента, не позволяет на этапе выда­чи патента проверить отсутствие нарушений прав третьих лиц. А недостаточное информирование о выданных патентах (публикация такой информа­ции в специализированных изданиях, которые не попадают в круг чтения широких кругов субъек­тов хозяйствования) приводит к тому, что третьи лица достаточно поздно узнают о нарушении сво­их прав в результате недобросовестного патенто­вания.

Мне бы хотелось предложить следующий вы­ход из данной ситуации. Изобретателям необхо­димо более тщательно подходить к оформлению и хранению документации, раскрывающей суть их технических решений.